98허10383

【원 고】 유나이티드 디스틸러즈 앤드 빈트너스(이알) 리미티드 (소송대리인 변호사 장수길 외 3인)
【피 고】 피고 (소송대리인 변리사 정문영)
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】 특허청이 1998. 10. 30. 97당849호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초 사실
다음 사실은, 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1, 2의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하여 인정할 수 있다.
가. 특허청에서의 절차경위
(1) 원고는 [별지 1] 이 건 등록상표 표기와 같이 구성되고 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 [별표 1] 상품류구분(이하 '구 상품류구분'이라고 한다) 제45류 '와이셔츠, 스포츠 셔츠' 등 20개 상품을 지정상품으로 하는 등록 (등록번호 1 생략) 상표(1986. 10. 6. 등록출원, 1987. 12. 30. 등록사정, 1988. 1. 20. 등록, 이하 '이 건 등록상표'라 한다)의 상표권자이고, 피고는 [별지 2] 인용상표 표기와 같이 구성되고 구 상품류구분 제45류 '스웨트, 스포츠 셔츠' 등 10개 상품을 지정상품으로 하는 등록 (등록번호 2 생략) 상표(1986. 6. 5. 등록출원, 1987. 9. 22. 등록사정, 1987. 10. 21. 등록, 이하 '인용상표'라 한다)의 상표권자이다.
(2) 피고는, 원고를 피청구인으로 하여 1997. 6. 20. 이 건 등록상표는 그 출원 전에 선출원등록된 피고의 상표인 인용상표와 동일·유사한 것인데도 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법①'이라 한다) 제13조 제1항의 규정에 위반되어 등록되었으니 그 등록이 무효라는 취지의 등록무효심판청구를 하였던 바, 특허청은 이를 97당849호 사건으로 심리하여 1998. 10. 30. '이 건 등록상표의 등록을 무효로 한다.'는 심결(이하 '이 건 심결'이라 한다)을 하였다.
나. 이 건 심결이유의 요지
이 건 등록상표는 동물의 도형만으로 [별지 1] 이 건 등록상표 표기와 같이 구성되어 있고 이 건 인용상표는 [별지 2] 인용상표 표기와 같이 두 개의 타원 안에 동물의 도형을 하고 그 하단에 리본 도형 내에 'NOIR & BLANC'이라는 로마자를 표시하고 그 두 개의 타원밖 하단에 '누아블랑'이라는 한글을 표기하여 구성된 문자와 도형의 결합상표로서, 그 결합에 의하여 새로운 관념을 형성하거나 분리하여 관찰하는 것이 부자연스러울 정도로 일련불가분적으로 구성된 것이 아니어서 그 중 특징적인 동물도형 부분만에 의하여 분리 인식될 가능성이 높은데 이 건 인용상표와 이 건 등록상표를 비교하면 양 상표는 동물도형의 구성과 자세가 아주 유사하고 그 지정상품마저 동일, 유사하므로 인용 등록상표가 이 건 등록상표보다 선출원된 상표이어서 이 건 등록상표는 구 상표법① 제13조 제1항의 규정에 위반하여 등록된 상표로서 같은 법 제46조 제1호의 규정에 의하여 그 등록은 무효라고 심결하였다.
2. 원고 주장의 심결취소사유 요지
원고는 다음과 같은 사유를 들어 이 건 심결은 취소되어야 한다고 주장한다. 즉, 구 상표법① 제44조 제1항에서 같은 법 제9조 제1항 제7호 소정의 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표에 해당됨을 이유로 하는 무효심판은 상표등록일로부터 5년 이내에 청구할 수 있도록 제척기간을 두고 있는데 반하여 같은 법 제13조 제1항의 선원주의에 위반함을 이유로 하는 무효심판청구에 관하여는 제척기간을 규정하고 있지 않지만, 이와 같이 제척기간을 둔 취지가 같은 법 제9조 제1항 제7호와 같은 사익적 이유에 기한 무효심판청구는 상표권의 등록에 비록 어떤 하자가 있다 하더라도 그 등록 후 상당한 기간이 도과된 뒤에는 그 하자 있는 상표권에 의한 권리행사에 따른 폐해보다는 그 상표의 장기간 사용으로 축적된 무형적 가치(good will) 및 이에 터잡은 권리관계의 안정을 보다 중시하여 무효심판청구를 적절히 제한하고자 하는데에 있는 것이고, 구 상표법① 제9조 제1항 제7호나 같은 법 제13조 제1항은 모두 선순위의 동일·유사 상표로 인한 등록거절 내지는 등록무효사유를 규정한 것으로서 무효심판청구의 대상이 되는 상표가 출원될 당시 인용상표도 출원만 되어 있는 상태인지, 등록까지 된 상태에 불과한지의 차이가 있을 뿐 그 실질에 있어서는 양자가 동일하므로 위 제척기간을 둔 입법 취지를 고려하면 구 상표법① 제13조 제1항 위반의 경우에도 같은 법 제44조 제1항이 준용되어야 하고 따라서 5년의 제척기간을 도과하여 청구된 이 건 상표등록무효심판은 부적법하다.
3. 판 단
이 건 등록상표의 출원 당시에 적용되던 구 상표법① 제46조 제1호에는 같은 법 제13조 제1항에 위반한 경우를 상표등록무효사유로 들고 있으면서도 같은 법 제44조 제1항에서는 같은 법 제9조 제1항 제7호 위반의 무효사유와는 달리 같은 법 제13조 제1항 위반에 의한 무효사유에 관하여는 제척기간을 규정하고 있지 않으며, 구 상표법①이 1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되면서 동 부칙 제1조에서는 "이 법은 1990. 9. 1.부터 시행한다."고 규정하고, 동 부칙 제2조에서는 "이 법은 부칙 제3조 내지 제8조에 특별히 규정한 경우를 제외하고 이 법의 시행 전에 발생한 사항에도 적용한다. 다만 종전의 규정에 의하여 발생한 효력에 관하여는 영향을 미치지 아니한다."고 규정하며, 동 부칙 제7조 제1항에서는 "이 법 시행 전에 한 상표등록출원·상표권의 존속기간갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의하여 등록된 등록상표의 무효심판 및 권리범위 확인심판에 관한 심판·항고심판·재심 및 소송은 종전의 규정에 의한다."고 규정하고 있다.
그렇다면 이 사건과 같이 선원주의에 위반함을 이유로 한 상표등록 무효심판에 있어서는 이 건 등록상표가 출원될 당시의 상표법인 구 상표법①이 적용되어야 할 것인바, 비록 구 상표법① 제9조 제1항 제7호와 같은 법 제13조 제1항은 상표등록출원시에 타인의 원상표가 등록되어 있느냐 아니냐에 따라 등록되어 있지 아니한 경우에는 전자가, 이미 등록되어 있는 경우에는 후자가 적용됨에 있어서는 차이가 있으나 궁극적으로는 후출원된 상표를 배제하려는 것이라는 점에서는 그 제도적 취지가 유사하고 위 양 조항에 대하여 각기 제척기간을 달리 적용할 경우 형평상 부당한 점이 있고 구 상표법 적용 당시에도 이러한 점을 고려하여 입법론적으로 구 상표법① 제44조 제1항의 개정을 주장하는 견해가 있었으며 이러한 입법론의 반영으로 구 상표법① 제44조 제1항이 1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되면서 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되어 1993. 12. 10. 법률 제4597호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법②'라 한다) 제76조 제1항에서 구 상표법① 제13조 제1항에 해당하는 구 상표법② 제8조 제1항 위반으로 인한 무효심판의 경우에도 제척기간의 제한을 규정하고 있다고 하더라도(그 후 구 상표법② 제76조 제1항은 다시 1993. 12. 10. 법률 제4597호로 개정되었다가 다시 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되었는데 마찬가지의 규정을 두고 있으며 동 부칙 제1조에서는 "이 법은 1998. 3. 1.부터 시행한다."고 규정하고, 동 부칙 제3조에서는 "이 법 시행 전에 한 상표등록출원·상표권의 존속기간갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의하여 등록된 등록상표에 대한 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다."고 규정하고 있다) 그러한 사정만으로 명문의 규정에 반하여 구 상표법① 제13조 제1항 위반을 이유로 한 상표등록무효심판에 대하여도 제척기간을 적용할 수는 없으므로 구 상표법① 제13조 제1항의 선원주의에 위반함을 이유로 하는 무효심판청구에 관하여도 제척기간이 있음을 전제로 하여 이 건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.
4. 결 론
그렇다면 원고의 이 사건 청구를 기각하고, 소송비용은 패소자인 원고의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이상경(재판장) 최성준 강동세