2008후3124

【원고, 상고인】 벨라지오, 엘엘씨. (소송대리인 법무법인 중앙 담당변호사 김인중)
【피고, 피상고인】 피고 (소송대리인 변리사 김용인 외 1인)
【원심판결】 특허법원 2008. 7. 17. 선고 2007허11142 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
기록에 비추어 살펴보면, 원고는 이 사건 선사용서비스표를 미국 네바다주 라스베가스의 중심가인 스트립가에 "BELLAGIO" 호텔을 설립할 때인 1998년경부터 사용한 점, 위 라스베가스는 연간 관광객 4,000만 명이 다녀가는 카지노의 도시로 알려져 있는데 이 사건 선사용서비스표를 사용하는 위 호텔은 이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)의 출원일(2005. 3. 14.) 당시 512개의 스위트를 포함하여 3,933개의 객실을 구비한 최고급 카지노 및 휴양호텔이며 미국자동차협회(AAA)가 부여하는 "AAA Five Diamond Award"를 라스베가스에서 최초로 획득한 점, 이 사건 선사용서비스표는 2000. 10. 4.과 2004. 1. 28. 미국의 네바다주 연방지방법원으로부터 ‘유명한 서비스표(famous mark)’로 인정받고 그와 같은 상태가 이 사건 등록서비스표의 출원일 전·후까지 계속 유지되고 있었던 점 등을 알 수 있다.
이 사건은 이 사건 선사용서비스표가 이 사건 등록서비스표의 출원일 당시 미국의 일반 수요자 또는 거래자들 사이에 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었는지 여부가 쟁점인데, 미국 법원은 이 사건 선사용서비스표가 적어도 2000년부터는 유명한 표장이라고 인정하고 있고 이는 미국의 일반 수요자나 거래자들의 인식을 가장 객관적으로 반영하고 있다고 판단되며 이 사건에서 미국 법원의 위와 같은 판단과 반대되거나 그와 같은 판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정할 증거가 제출되어 있는 것도 아니므로 이 사건 선사용서비스표가 사용된 서비스업의 매출액, 광고비 지출액 등의 사용실적에 대한 구체적인 내용을 확인할 자료가 부족하다고 하여 미국 법원의 위와 같은 판단을 가볍게 배척할 것이 아니다.
결국, 원심이 이 사건 선사용서비스표가 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 미국의 수요자간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있지 않다고 판단한 데에는 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호 소정의 ‘특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 상표’의 판단에 관한 법리오해 및 심리미진으로 판결에 영향을 미친 위법이 있으므로 이 점을 지적하는 상고이유는 그 이유 있다.
그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김지형(재판장) 고현철 전수안 차한성(주심)