2008후4448

【원고, 상고인】
【피고, 피상고인】
【원심판결】 특허법원 2008. 10. 8. 선고 2008허1739 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
기록에 비추어 살펴보면, 원고는 이 사건 선사용서비스표를 미국 네바다주 라스베가스의 중심가인 스트립가에 “MIRAGE” 호텔을 설립할 때인 1989년경부터 사용한 점, 위 라스베가스는 연간 관광객 4,000만 명이 다녀가는 카지노의 도시로 알려져 있고 이 사건 선사용서비스표를 사용하는 위 호텔은 이 사건 등록서비스표(등록번호 제96401호)의 출원일(2002. 12. 9.) 당시 3,044개의 객실을 구비한 최고급 카지노 및 휴양호텔인 점, 이 사건 선사용서비스표는 2000. 10. 3. 미국의 네바다주 연방지방법원으로부터 ‘유명한 서비스표(famous mark)’로 인정받고 그와 같은 상태가 이 사건 등록서비스표의 출원일 전·후까지 계속 유지되고 있었던 점 등을 알 수 있다.
먼저, 이 사건 등록서비스표가 출원일 당시 미국의 일반 수요자 사이에 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는가에 관하여 살펴본다.
이 사건 선사용서비스표가 적어도 2000년부터는 유명한 표장이라고 인정하고 있는 미국 법원의 위 판단은 미국의 일반 수요자나 거래자들의 인식을 가장 객관적으로 반영하고 있다고 보이고, 이 사건에서 미국 법원의 위와 같은 판단과 반대되거나 그와 같은 판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정할 증거가 제출되어 있는 것도 아니며, 원고가 이 사건 등록서비스표의 출원일 당시까지 이 사건 선사용서비스표를 사용하는 위 호텔을 10여 년간에 걸쳐 유지하고 확대하면서 운영하여 온 실정에 비추어 보면, 이 사건 선사용서비스표가 사용된 서비스업의 매출액, 광고비 지출액 등의 사용실적에 대한 구체적인 내용을 확인할 자료가 부족하다고 하여 미국 법원의 위와 같은 판단을 가볍게 배척할 것이 아니므로, 이 사건 선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 출원일 당시 미국의 일반 수요자나 거래자들 사이에 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 표장에 해당된다고 보는 것이 옳다.
다음으로, 이 사건 등록서비스표가 부당한 이익을 얻으려 하거나 타인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 표장에 해당되는가에 관하여 살펴본다.
이 사건 등록서비스표는 출원일 당시 미국의 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 이 사건 선사용서비스표와 표장 및 지정(사용)서비스업이 서로 동일하거나 유사하므로, 피고에게는 이 사건 선사용서비스표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 위 표장의 가치를 희석화하여 원고에게 손해를 입히려고 하는 등의 부정한 목적이 있었다고 보는 것이 옳다.
그럼에도 이와 달리 판단한 원심에는
구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호에 관한 법리오해 및 심리미진으로 판결에 영향을 미친 위법이 있으므로 이 점을 지적하는 상고이유에서의 주장은 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박일환(재판장) 양승태(주심) 박시환 김능환