2008후1586

【원고, 피상고인】 원고 (소송대리인 특허법인 맥 담당변리사 이은욱 외 2인)
【피고, 상고인】 특허청장
【피고보조참가인】 바디와이즈(유케이)리미티드 (소송대리인 변리사 나영환)
【원심판결】 특허법원 2008. 4. 17. 선고 2007허13001 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
기록에 비추어 살펴보면, 피고보조참가인은 1989. 7.경 영국에서 다이옥신이 없는 여성용 위생용품과 환경친화적인 아기용품을 개발·생산하기 위하여 설립되고, 이 사건 선사용상표는 그 무렵부터 생리대 등 여성용 위생용품에 사용되어 위 위생용품이 이 사건 출원상표(번호 생략)의 출원 당시인 2004.에는 한국을 비롯한 36개국에서 판매되고 있는 점, 이 사건 선사용상표가 부착된 여성용 위생용품은 2001년부터 2003년까지 영국에서 총 1,057,754팩이 판매되고, 북미(캐나다, 미국)에서 총 4,640,632팩이 판매되었으며 아이슬란드에서는 총 194,024팩이 판매되고, 2002년 발행된 ‘자연식품 머천다이저’라는 잡지에는 미국에서 가장 잘 팔리는 상위 40개 상품 중 하나로 선정되기도 한 점, 미국에서 이 사건 선사용상표가 부착된 제품이 전체 위생제품 시장의 1%를 차지하고 있고 아이슬란드에서는 이 사건 선사용상표가 부착된 제품이 세 번째로 인기있는 위생용품이며 이 사건 선사용상표가 부착된 여성용 위생용품은 슈퍼마켓에서 판매되고 있기는 하지만 주로 친환경제품전문점에서 판매되고 있다는 내용이 신문기사에 게재되어 있는 점을 알 수 있는바, 피고보조참가인이 전 세계에 걸친 판매망을 15년간에 걸쳐 유지하고 확대하면서 이 사건 선사용상표를 사용한 상품을 대량으로 판매하여 온 실정에 비추어 보면, 이 사건 선사용상표가 부착된 여성용 위생용품의 생산량과 매출액 등의 사용실적이 구체적으로 특정되지 않았다고 하더라도 이 사건 선사용상표가 외국의 수요자 간에 널리 인식시킬 수 있을 정도의 생산량과 매출액임을 추정하기에 어렵지 않다. 그리고 원심에서 이 사건 선사용상표가 부착된 위생용품의 판매국가, 판매량이 상당하다는 취지의 자료가 이미 제출되어 있는 이상, 이 사건 출원상표의 출원일 당시의 이 사건 선사용상표를 사용한 여성용 위생용품에 관한 광고의 정도와 광고비 지출액에 대한 구체적인 내용을 확인할 자료가 없다고 하여 가볍게 배척할 것이 아니다.
결국, 원심이 이 사건 선사용상표가 이 사건 출원상표의 출원 당시 외국의 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있지 않다고 판단한 것에는 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호 소정의 ‘특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 상표’의 판단에 관한 법리오해 및 심리미진으로 판결에 영향을 미친 위법이 있으므로 이 점을 지적하는 상고이유에서의 주장은 이유 있다.
그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박일환(재판장) 양승태(주심) 박시환 김능환